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應對商標局引證馬德里國際注冊商標駁回的四大要點

近年來中國的商標申請量持續增高，通過馬德里國際注冊指定中國的申請量同樣表現強勁。

隨著申請和注冊體量的增加，在商標申請過程中，出現與在先權利沖突的比例也隨之提高，例如，2018年國家知識產權局依職權駁回或部分駁回申請的比率高達40.8%，這當中，引證在先馬德里國際注冊商標的情形也越來越多。

針對引證馬德里國際注冊商標駁回的情形，由于馬德里國際注冊體系的差異、國家知識產權局數據更新滯后等原因，容易導致對引證商標的分析不夠準確，進而使得克服注冊障礙的方案不當。

在此，就一些常見的注意細節進行總結，以供參考和交流學習。

首先，核查雙方商標主體是否重疊

01實屬同一主體，但基本信息未統一

當同一申請人的名稱、地址出現差異時，例如，名稱系不同語種文字呈現、名稱中公司形式全稱和縮寫的差異、中國公司受讓國際商標后無法顯示中文名稱、國際商標注冊人的名稱和地址發生變更但未提交變更申請或提交了申請而國家知識產權尚未更新數據，等等，國家知識產權局通常會將其視為不同主體，進而選擇駁回。

出現相應情形時，可在駁回復審程序中提交相應的文件證明或說明，并根據情況單獨提交申請進行名稱和地址的統一。

02屬同一集團公司或有其他商業關系

同一集團下屬的不同企業可能存在各自的商標管理團隊，就商標注冊缺乏統一的管理，進而致使出現內部關聯公司之間的商標沖突；

又或申請人與引證商標所有人存在商業來往，是因為某種商業原因由引證商標所有人先進行了注冊，等等。

針對這類情形，可以通過商標所有權的統一；或，當兩商標存在一定差異時，也可采取商標共存的方式，以達到克服駁回的目的。

其次，核查引證商標是否為有效商標

03引證商標是否遭受中心打擊

當馬德里國際注冊商標遭遇“中心打擊”時，即根據《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》第六條第三款的規定“在注冊之起起5年期滿前，基礎申請、原注冊或基礎注冊在指定的全部或部分商品和服務商分別被撤回、無效、放棄或者最終駁回、撤銷、注銷或者被宣布無效，無論其是否全部轉讓，也不能再要求國際商標給予的保護”，該商標事實上為無效的在先權利，但實踐中，基礎申請/注冊國主管商標局時常不會及時地向世界知識產權組織（WIPO）通報基礎商標無效的信息，致使WIPO和被指定國的數據滯后。

因此，應及時核查國際商標的基礎申請/注冊狀態，針對應屬無效但未及時更新狀態的情形，可致函相關主管商標局請求向WIPO通報無效信息、并由WIPO向被指定國主管機構作出通報。

04自身處于駁回復審的引證商標勝算有幾何

WIPO商標數據庫對外公開，能夠查詢每件國際商標的駁回或核準記錄。

若引證商標被駁回且已提交駁回復審申請，可根據其駁回通知分析其是否能最終獲準注冊，例如引證商標與其在先商標的近似度、在先商標的狀態及常規法律手段被移除的可能性等。

如果分析認為引證商標最終會被駁回注冊，僅僅是時間問題，那么應予考慮提交復審申請并從這個角度分析在先商標的可預期狀態。

同時，也可分析引證商標在復審程序中可能的不近似主張或裁定，以此支持相應的復審理由。

第三，核查商標和商品是否相似

05引證商標指定商品類似群組是否劃分正確

與國內直接遞交注冊申請不同的是，馬德里國際注冊接受非規范的指定商品和服務，在指定中國后，國家知識產權局直接進行翻譯，且多以直譯為主。

由于基礎申請或注冊的指定商品和服務不規范，翻譯也可能出現偏差，進而可能導致類似群組劃分錯誤，這直接使得國家知識產權局依據了錯誤的分類進行審查。

若出現此類情形，一則可在駁回復審程序中進行詳細比對說明，再則可嘗試與國家知識產權局申請糾正錯誤翻譯或分類。

06引證商標是否有放棄專用權情形

對商標中放棄專用權部分的保護范圍的界定是一個難點，且沒有統一的實踐。

但在整體比對原則下，在兩商標皆有其他顯著構成要素時，以及放棄專用權部分與其余要素之間存在不同排列組合、空間位置關系及設計元素等，使得整體區分明顯，仍有較大空間在復審程序中認定不近似，應予嘗試。

就國際商標放棄專用權的信息，國家知識產權局網站并不會進行顯示，需要核查WIPO數據庫的信息。

當然，根據現行法律和實踐，聲明放棄部分標志的專用權并不意味著一定符合法律關于可注冊性的規定，也不意味著國家知識產權局放棄必要的審查，其是另外一個復雜的法律問題，需個案進行分析。

最后，設法移除引證的國際注冊商標

07爭取獲得在先商標使用人的共存協議或同意書

商標申請和保護全球化趨勢日益明顯，一般情形下，尤其是國際化企業，會在多個國家和地區申請注冊商標，不過時間可能有先后。

若申請商標與引證商標在其他國家和地區同時獲準注冊，在相同或類似商品和服務上共存，這可以作為復審理由不近似的參考因素。

同時，考慮其他國家和地區的共存，可核查雙方是否已經簽署全球性或區域性的共存協議，或借此契機達成共存協議，以有效克服駁回。

08正確計算國際注冊商標撤三申請起算點

撤銷三年停止使用商標申請已經成為一個非常有效的移除引證商標的法律手段。

對國際商標的撤三申請，其起算時間尤為重要。

《商標法》第四十九條第二款規定，需核準注冊滿三年；

《商標法實施條例》第四十二條的規定，國際商標的核準日期自該商標延伸到中國駁回期限屆滿日起算，而非國家知識產權局網站上記錄的“國際注冊日期”。

因此，若國際商標沒有駁回或部分駁回情形，對其提出撤三申請的時間為，WIPO網站記錄日期580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) +駁回期限12個月(原屬局為同屬協定和議定書締約方)或18個月(原屬局為純議定書締約方)+三年；

若經駁回復審而取得商標專用權的，應自駁回復審裁定日起算；

若存在異議、異議不予注冊決定復審及后續行政訴訟程序情形，應自最終作出決定或判決的日期起算。

總而言之，馬德里國際注冊由于只有外文公告，沒有二次中文公告，必須盡可能查實具體的注冊事項才好定奪具體的復審策略，以免先入為主簡單套用國內商標可能帶來的誤區。